DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face d… — AREsp AREsp 2902725

Ementa oficial

DECISÃO
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS. "EXTRA" E "EXTRAFRUTI". "SECONDARY MEANING". AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, PELO INPI, DO ALTO RENOME OU NOTÓRIO CONHECIMENTO. PROTEÇÃO RESTRITA AO RAMO MERCADOLÓGICO. COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI: ASSISTENTE ESPECIAL.
1. Pretende a parte autora, titular da marca "Extra", o indeferimento e arquivamento do pedido de registro de marca ou, se já concedido, o cancelamento do registro da marca mista "Extrafruti".
2. Tem se firmado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que cabe ao INPI, e não ao Poder Judiciário, avaliar uma marca como notoriamente conhecida.
3. Conquanto o elemento nominativo "Extra" tenha adquirido suficiente distintividade ao longo do tempo, pelo uso e consolidação da marca ("secondary meaning"), referida marca não teve reconhecido seu alto renome ou notório conhecimento pelo INPI.
4. Demonstrado nos autos que a marca da requerida ("Extrafruti") constitui reprodução com acréscimo da marca da autora ("Extra"), designa produtos semelhantes (hortifrutigranjeiros) e é suscetível de causar confusão ou associação com a marca da demandante, de rigor a anulação da marca da demandada, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
5. Em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e de assistente especial (intervenção sui generis) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. A atuação do INPI no feito se deu como assistente especial, hipótese em que não lhe cabe arcar nem se beneficiar de honorários sucumbenciais.
7. Apelação provida para declarar a nulidade do registro da marca "Extrafruti", bem como para condenar as rés a se absterem de usar o sinal distintivo "Extra" e a providenciarem a transferência do nome de domínio "extrafruti. com. br" para a autora, condenando a correquerida Extrafruti S/A - Comércio de Hortifrutigranjeiros ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, exclusivamente em favor dos advogados da parte autora.
Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 1022 do Código de Processo Civil e 124, VI e XIX, da Lei 9.279/96. Sustenta não haver colidência de marcas, já que suficientemente distintas em seu conjunto.
Assim posta a
[trecho intermediário suprimido]
consumidor, dada a identidade do ramo mercadológico e a grande semelhança entre os elementos nominativos de uma e de outra marca.
Desta forma, demonstrado nos autos que a marca da requerida ("Extrafruti") constitui reprodução com acréscimo da marca da autora ("Extra"), designa produtos semelhantes (hortifrutigr anjeiros) e é suscetível de causar confusão ou associação com a marca da demandante, de rigor a anulação da marca da demandada, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
Como consequência direta do acolhimento deste pedido, também deve ser acolhido o pleito de condenação das rés a se absterem de fazer uso do sinal distintivo "Extra". E, do mesmo modo, é procedente o pedido de condenação à transferência do nome de domínio "extrafruti. com. br".
Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Intimem-se.
EMENTA